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[라이센싱 5부] 특허 및 기술 분야의 라이센싱 – ㉰

 

1. 라이센싱 계약 후 주의 사항

가. 계약대상 특허관리

대상 특허를 정기적으로 점검, 최신의 계약대상 특허목록을 작성하여 상호 확인할 수 있어야 한다. 특히 계약기간 중에 개량특허도 라이센스 대상에 포함할 수 있는 경우에는 그 개량에 대한 특허출원을 파악하여 특허목록에 추가할 수 있어야 한다. 라이센스를 취득하는 경우 정기적으로 라이센서에게 특허목록을 업데이트하여야 한다. 이는 제3자가 계약대상 특허에 대해 이의신청이나 무효심판을 제기할 수 있기 때문이다. 계약대상특허를 둘러싼 제3자와의 특허분쟁을 주시하며, 중요특허의 경우 출원경과 일체를 입수하여 특허에 무효원인이 있는지 점검하여야 한다. 무효특허는 특허목록에서 제외할 수 있도록 요구하여 로열티 지불을 줄일 수 있도록 한다.

나. 계약 종료시 대처

계약종료 즈음 허락된 대상특허가 각국에서 점차 소멸되기 시작한다. 예를 들어 의약품 라이센스의 경우 대상특허도 화합물의 기본특허를 시작으로, 제법특허, 중간체특허, 제제특허, 용도특허 등 여러 종류의 특허가 팩키지로 라이센싱된다. 점차 특허가 소멸되는 경우에 잔존하는 특허권에 따른 제품을 특정하여 어떠한 용도, 제품이 로열티 지불대상인가 확정하는게 필요하다. 또한 계약종료 시점에 이미 제조한 최종 포장품의 재고품과 이제 제조를 시작한 반제품의 재고 및 계약종료 후에 판매한 분에 대해서도 로열티의 지불의무가 있는지 확실히 해두어야 한다. 계약종료 후에 개시된 기술정보를 반환할 필요가 있는지 아니면 미리 지불된 라이센스(Paid-up license)에 의해 계속적으로 로열티의 지불없이 사용가능한지를 점검하여야 한다. 계약종료 후의 노하우의 미리 지불된 라이센스가 명기되어 있다면 문제가 없다. 또한 계약종료 후의 비밀유지의무 및 제조물책임의 부인조항 등의 잔존효력도 잘 검토하여야 한다.

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2. 라이센싱 계약에 대한 분쟁해결책

국제간의 거래에 있어서는 언어, 습관, 관념이 다르고 당초 생각지도 않았던 사건이 일어나거나 관념의 차이가 나서 분쟁에 직면할 수도 있다. 분쟁의 대표적인 해결 방법으로는 중재와 소송을 들 수 있다.

가. 소송

라이센서가 침해당하였을 때 취할 수 있는 구제책으로는 침해행위에 대해 어떠한 조치도 취하지 아니한 것(이하 ‘방임’)부터 침해근절을 위해 전력을 다하는 전략에 이르기까지 아주 다양하다. 의도적으로 침해행위를 알면서도 아무런 조치를 취하지 않으면 결국 침해 혐의자가 특허를 실시할 수 있는 권리를 획득하도록 내버려두는 꼴이 될 수도 있지만 침해 혐의자를 최후의 순간까지 기다리는 전략이 기술보유자에게 큰 이점이 되기도 한다.

예를 들어 침해행위가 제품개발단계에서 이루어질 때 고소를 당하면 침해자는 그 제품을 일부 수정하여 침해 회피를 시도할 수 있지만, 이미 대량생산이나 판매가 이루어질 때에 침해로 고소당하면 결국은 분쟁해결협상에 응하지 않을 수 없게 된다. 선행기술조사 및 침해 제품과 특허청구범위와의 치밀한 비교설명은 특허권자로 하여금 특허의 타당성을 아주 효과적으로 설득할 수 있게 해주어, 결국은 침해자가 라이센싱에 동의하지 않을 수 없게 한다.

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나. 중재(Arbitration)

소송을 제기해도 판사나 미국의 경우 배심원이 반드시 기업간 거래 사정에 밝다고 말할 수 없고 판결 결과가 읽기 어려운 경우도 있다. 그러나 국제상사중개기관의 경우는 중재인으로 전문가를 선임할 수 있기 때문에 전문적인 판단을 기대할 수 있고 또 재판처럼 일반에 공개되는 일이 없기 때문에 분쟁내용이나 기업의 내부 정보를 비밀로 유지할 수도 있는 이점이 있다. 이 점에서 국제거래의 분쟁해결 수단으로는 소송이 유리하다고 생각되는 특별한 이유가 없으면 중재로 해결하는 것이 좋다.

중재는 사법적 해결인 소송에 비하여 구체적 타당성, 간이 신속성, 비용의 저렴성, 비밀의 보장성, 계속적 거래의 가능성, 분쟁해결 결과의 집행 가능성, 확실성 및 종국성과 같은 특성을 가지고 있기 때문에 국제간의 거래에서 광범위하게 활용되고 있다.

 

3. 기타 쟁점

가. 라이센서의 라이센스 보증책임

라이센서는 라이센싱 계약에 있어서 라이센시에게 다음을 보증하여야 한다.

① 계약기간동안 특허등록유지를 위한 연차등록금의 계속적 납부 의무
② 무효심판에 대한 대응 의무
③ 정정심판의 제한(특허법 제136조 제7항에 의해 라이센시의 동의 필요)
④ 침해배제의 의무
⑤ 제3자의 권리 불침해에 대한 보증
⑥ 기술적 실시 가능성에 대한 보증
⑦ 상업적 성과에 대한 보증

① 항은 라이센서의 기본적 의무로서, 계약에 규정되어 있지 아니하더라도 마찬가지로 의무가 되며, ②, ④, ⑤, ⑦항은 원칙상 계약내용에 따라 결정되며, ③항은 특허법 규정에 의해 라이센서에게 부과되는 제약이다. ②의 무효심판 대응 의무에 관한 문제로서 라이센싱 계약 도중에 허락특허의 무효가 확정되는 경우 무효가 확정된 이후의 대가지불은 중지되는 것이 당연하며, 이미 지불된 대가에 있어서는 1) 반환하지 않거나, 2) 전액을 반환하거나, 또는 3) 일부 반환 등 3가지 방법이 있을 수 있다. 어찌되었든 계약에 규정된 대로 따르는 것이 일반적인 통례이다.

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라이센서의 라이센시에 대한 직접적인 보증 문제는 아니지만 라이센시가 라이센서로부터 허락되어진 기술을 실시하여 제조된 제품에 관하여 제조물책임 (Product Liability)의 문제가 발생한 경우 라이센서의 책임문제도 1) 라이센시는 라이센서에 지배된다, 2) 라이센시와 라이센서는 공동불법 행위자이다, 3) 라이센서는 라이센시에 대하여 라이센싱한 기술의 접합성에 대해서 묵시의 보증책임이 있다는 대략 3가지 점에서 논의가 활발히 이루어지고 있다. 라이센싱 계약에 있어서 라이센서의 책임이 무거워지는 경향이 있다.

나. 라이센시의 부쟁(不爭) 의무

라이센싱 계약의 대상이 되는 특허와 노하우는 특허유효성과 비밀성의 존재를 전제로 하여 양당사자간에 계약이 체결되지만, 라이센시는 실시허락된 특허와 노하우에 대해 특허유효성 및 비밀성에 의문을 품을 수도 있다. 이 때 라이센서는 라이센스 대상이 되는 특허와 노하우에 대해 특허유효성과 비밀성을 쟁론하지 않도록 라이센시에게 부쟁의무(Incontestability)를 지운다. 라이센싱 계약에 있어서 부쟁 의무규정이 없더라도 라이센시에게 본질적인 의무인 신의성실 또는 형평의 원칙이나 금반언의 원칙(Estoppel)을 따져 라이센시가 특허유효성과 비밀성에 대해 쟁론하지 못하도록 하고 있다.

다. 개량기술의 취급

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라이센시의 개량기술의 취급방법에는 다음과 같이 여러 가지가 있고, 경우에 따라서는 독점금지법상 문제가 생길 수도 있다. 라이센서가 라이센시에 대해 Feed Back, Grant Back 등을 요구하는 의도는 라이센시에 의한 개량기술의 원천은 라이센서가 허락한 특허 및 노하우에 있는 것으로 허락특허와 노하우가 일정부분 기여하였다고 보기 때문이다.

 

방법

내용

비고

1

Feed Back

라이센서에 개량기술을 통지

 

2

Option Back

통지한 개량기술에 대해 라이센서에게 옵션 권리부여

 

3

비독점 라이센스의 Grant Back

개량기술에 대해 라이센서에게

비독점 라이센스를 허여

 

4

Sole 라이센스의 Grant Back

라이센시의 자기실시권을 보유하고 독점적인 라이센스를 허여

 

5

독점 라이센스의 Grant Back

개량기술에 대해 라이센서에게 독점 라이센스를 허여

독점금지법상 문제 있음

6

Co Ownership Back

개량기술을 라이센서와 공유

 

7

Assign Back

개량기술을 라이센서에게 양도

독점금지법상 문제 있음

라. 재실시권 허락권

라이센서는 라이센싱 정책으로 라이센시가 제3자에게 재실시권(Sub-License)을 허락하는 것을 기본적으로는 인정하지 않고 자신이 직접 라이센스를 허락하려고 한다. 독점적 라이센스의 경우에는 라이센서가 라이센스를 제3자에게 허락할 수 없으므로 라이센시에게 재실시권의 허락권을 인정하는 것이 좋다. 그렇다고 하더라도 라이센서는 라이센시에게 라이센시 독자의 판단으로 재실시권을 허락할 수 있는 권한을 승인하는 경우에는 라이센싱 정책을 라이센시에게 위임하는 것이 되므로 충분히 신중하게 대응할 필요가 있게 된다. 재실시권의 허락권을 승인하는 경우의 유의점은 다음과 같다.

① 재실시권의 허락시 사전에 라이센서의 양해를 구할 필요성 유무
② 재실시권계약의 건수제한의 유무
③ 재실시권의 계약 내용
④ 재실시권의 대가에 있어서 라이센서의 권한
⑤ 계약기간 만료 전에 계약이 어떤 이유로 종료될 때 재실시권의 보증