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[라이센싱 4부] 특허 및 기술 분야의 라이센싱 – ㉯

 
1. 라이센싱 계약시 주요조항의 검토

가. 서설

라이센싱 계약서의 주요 골격은 표제, 전문, 약정 사항, 후문, 계약체결 일자, 계약 당사자 표시, 압인의 일곱 부분으로 구성된다. 계약서 작성시 검토할 주요조항은 다음과 같다.

나. 계약서 작성시 검토 주요 조항

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1) 표제

가) 계약서의 표제

표제(Title)는 라이센싱 계약서를 구성하는 기술적 권리와 계약당사자간의 책임과 의무를 규정하는데 있어서 어떠한 영향도 미치지 못하며 특히 계약의 해석상 어떠한 법적구속력도 갖지 않는다.

나) 라이센싱 계약의 당사자

계약서에서 규정하고 있는 권리·의무를 직접 부담하는 개인 또는 법인을 계약의 당사자라고 한다. 라이센싱 계약서의 서문 부분에서 계약의 당사자로서 적절히 표시되고 말미 부분의 서명란에서 구체적으로 표시되어 이에 서명한 자를 지칭한다.

다) 서명일과 발효일

계약의 서명일은 실제의 서명날짜와 달라도 상관없으며 날짜를 달리하는 둘 이상의 서명일이 있을 경우에는 늦은 것을 기준으로 한다. 발효일은 계약서 규정의 효력이 발생되는 날짜를 의미한다. 계약서 규정은 서명·체결에 의하여 그 내용이나 조건이 확정되겠지만 확정된 내용이나 조건들이 실제로 발효되는 것과는 구분된다. 따라서 발효일에 관한 규정이 있으면 그 규정에 따라 계약이 발효되고 그에 관한 규정이 없으면 서명일이 발효일이 된다. 라이센싱 계약에서 해당국가의 정부승인 등을 계약발효의 전제조건으로 규정하는 경우에는 승인일이 발효일이다.

2) 전문

전문(Whereas clause)은 계약당사자들의 당해 계약관련 주요업무 내용의 약술, 계약체결의 의사표시, 계약체결에 이르게 된 경과, 공동이익 추구 의사의 표명, 계약의 개요 및 기타 계약체결의 유인과 필요성 등에 대한 언급 등 계약의 기본정신을 담은 선언적인 문구이므로 전문에 기재되어 있다 하더라도 반드시 본문에 구체화할 필요가 있다.

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3) 약인 조항

약인이란 특정 약속이 구속력을 갖기 위한 하나의 요소로서 당사자 간에 방향을 달리하는 가치의 교환이라고 할 수 있다. 당사자 간의 간단한 합의더라도 공공질서 및 선량한 풍속 기타 강행법규에 위반하지 않는 한 유효한 계약으로 보는 대륙법계의 법률과는 달리 영미법 아래에서는 간단한 합의만으로는 계약이 성립되지 않은 것으로 본다. 제안(Offer)에 대하여 승낙(Acceptance)이 있으면 합의(Agreement)가 되고 여기에 약인이 더해져야 비로소 계약(Contract)이 된다. 즉, 영미법 아래에서는 합의에 더해져서 약인(約因, Consideration)이 없으면 계약으로 성립되지 않는다.

4) 정의 조항

계약 당사자 간 서로 상이한 문화, 제도, 법률 및 상관습으로 인하여 특정 용어나 문구에 대한 해석상의 분쟁이 발생하기 쉬운 소지가 있다. 따라서 이러한 것에 관하여 상세히 정의(Definition)해 두는 것이 필요하다. 용어의 정의 중에서 가장 중요한 것은 계약제품과 계약특허에 관한 정의이다. 특정 단어나 용어 등의 범위가 포괄적인지 구체적인지에 따라 계약의 해석이 달라질 수 있다.

5) 실시권 허여 조항

실시권의 허여(Grant of license) 조건에서는 먼저 권리가 독점/비독점 실시권인지의 여부가 확인되어야 하며, 생산·사용·판매의 포괄적 허여여부를 확인한다. 따라서 특허권의 내용과 권리범위, 유효기간 및 등록국가 등을 확인하여 계약서에서 구체적으로 명시할 필요가 있다.

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6) 기술정보 제공 조항

라이센싱 계약의 성공적 실현과 계약제품의 차질 없는 생산을 위하여 단순한 실시허여 외에 라이센시가 구체적으로 필요로 하는 기술정보(Technical information)를 구체적으로 명시하여야 한다. 기술정보의 내용과 범위를 포괄하여 추상적으로 규정해 두면 다양한 해석과 주장이 가능하여 분쟁으로 나아갈 수 있다. 또한 기술정보 등의 제공과 관련하여 시기, 장소, 방법에 관한 문제가 발생할 수 있다.

7) 기술자의 파견과 연수(Technical Training) 조항

특허나 노하우의 불완전한 기술의 객관화와 이에 따른 기술이전의 미비점의 보완과 이후에 진전되고 개량된 기술의 객관화 및 개량된 기술의 추가적 습득을 위하여 이 조항이 필요하다. 라이센시의 엔지니어가 라이센서의 장소에 파견되어 현지연수를 받는 것은 기술 자료와 정보를 보완하는데 반드시 필요하다.

8) 기술자의 초청과 지도(Technical Guidance) 조항

라이센시는 라이센서의 엔지니어들을 라이센시의 장소에 초빙하여 기술자료에 의해 이전 받을 수 없는 기술을 보완하기도 한다. 또 제공되는 기술이 원 환경과 다른 기술 도입지에서 제대로 적용될 수 있도록 하기 위해서 원 기술자의 지도가 필요하다.

9) 원자재나 부품의 공급 조항

대부분 라이센싱 계약서는 당해 기술을 실시·구현하는 설비, 핵심부품 및 원자재의 공급(Supply of raw materials)에 관한 조항이 수반된다. 라이센싱 계약서에서 부품·원자재 등의 공급에 관한 조항이 중요한 이유는 주요 수입자재의 구매가 당해 기술거래 사업의 수익에 미치는 영향이 크다는 점 이외에도, 라이센서로부터 수입자재의 기술료 산출을 위한 순매출액의 산정에 직접적으로 관련되기 때문이다.

10) 상표 사용 조항

라이센서의 명성과 이미지를 이용하는 것도 매출액 증대와 시장점유율 제고에 일조하게 된다. 라이센서의 상표를 계약제품에 표시하게 되는데, 이에 따르는 제반조건을 당해 라이센싱 계약서에 적절히 규정해두어야 한다.

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11) 기술료 산출과 지급 조항

기술료의 산출과 지급대상은 당해 계약기술이 사용된 계약제품에 한정된다. 기술료의 산출과 지급에 관련해서 문제가 되는 것은 산출대상의 시기에 관한 것이다. 일반적으로 기술료는 합의된 기간에 따라 산출되므로, 특정 계약제품이 산출대상 기간에 포함되는지는 많은 경우 매출을 기준으로 판단한다.

12) 기술대가 감사 조항

라이센서에서 라이센시의 기술대가 산출 관련 제반 회계장부를 조사하여 기술대가가 오차나 누락 없이 제대로 산출·지급되는지 확인할 수 있는 제도적절차를 라이센싱 계약에서 규정하고 있다.

13) 조세원천징수 조항

기술 대가와 관련된 조세 조항의 규정에 있어서 양 당사자 국가 간의 이중조세방지조약을 적절히 활용할 수 있도록 합의해 두는 것이 중요하다. 양 당사자 국가 간의 이중조세방지조약이 체결되어 있는 경우에는 동일한 소득에 대해 양국에서 이중으로 조세가 부과되지 않으므로 기술대가에 따르는 기술도입국의 조세부과를 라이센서가 부담하더라도 라이센서에게 특별히 불리한 것은 아니다.

14) 개량기술 조항

라이센시가 라이센서로부터 받은 기술자료와 기술정보는 별도의 금지 규정이 없는 한 이를 수정 또는 개량할 수가 있다. 개량이 허용되어 라이센시가 실제로 이를 실시하였을 경우 그에 대한 소유권이나 활용 방안 등이 문제가 된다. 공정거래제도가 정착된 국가에서는 개량기술의 일방적 제공을 불공정한 관행으로 규정하고 있는 경우가 많으므로 협상 과정에서 이를 충분히 감안해야 한다.

15) 산업재산권 침해 조항

특허권의 사용계약은 특허권에 대한 내용, 유효성, 존속기간 등에 대한 충분한 조사를 필수적으로 선행해야 한다. 만일 제3자로부터 특허침해의 소송이 제기되는 경우 방어책임, 비용분담, 배상금 분배 등에 관한 규정을 명백하게 할 필요가 있다.

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16) 경쟁제품 취급제한 조항

라이센시가 라이센서의 계약제품과 동일·유사 또는 경쟁적인 사업활동에 종사하게 된다면 라이센시는 당해 프로젝트에만 전념하지는 못할 것이므로 계약제품의 매출은 크게 신장되지 못할 것이다. 이에 따라 라이센서가 받을 수 있는 경상기술료도 크지 못 할 것이므로 라이센서의 입장에서는 라이센시의 이러한 사업 활동을 규제하고자 함은 당연하다고 볼 수 있다. 그러나 이러한 라이센서의 입장은 공정한 경쟁과 사업 활동을 저해하는 것이므로 기술도입국의 불공정거래 관련 강행법규에 위반될 소지가 크다. 통상적으로 독점적 실시권이 허락될 경우에는 이러한 제한이 정당한 것으로 간주되어 불공정 혐의가 없는 것으로 본다.

17) 품질보증 조항

라이센시가 생산한 계약제품에 대하여 완전한 품질 및 성능보증(Warranty)을 요구하기는 힘들다. 따라서 라이센시가 제조한 제품에 대해서 통상적으로 라이센서는 품질보증을 하지 않는다. 그러나 종업원의 자질, 원재료 등이 어느 정도 표준화되어 있어 공법이나 기술이 갖는 비중이 큰 경우에는 필요한 품질보증을 받아 두는 것이 필요하며 어떠한 경우라도 계약기술 자체에 대한 보증은 반드시 받아두어 야 한다.

18) 비밀유지의무 조항

실시허락권의 대상이 되는 기술 등의 무형재산의 경제적 가치 기간을 연장하기 위하여 강력한 비밀 유지(Confidentiality, Secrecy) 의무 조항을 두는 것이 일반적이다. 비밀유지 의무의 대상이 되는 ‘비밀’이 구체적으로 무엇이냐는 각 개별 계약서의 규정에 따르겠지만, 통상적으로 그 비밀성이 해제된 것들을 제외한 경제적 가치가 있는 모든 기술정보, 노하우 및 기타 자료 등을 의미한다. 구체적인 비밀성의 해제 요건 등은 당사자가 합의하여 정하는 것이 일반적이다.

19) 계약발효 조항

계약서의 권리·의무 내용은 서명에 의하여 확정된다. 그러나 내용의 확정과 효력 발생은 엄밀한 의미에서 구분된다. 발효일이란 확정된 계약의 내용을 내용확정일 (서명일) 이후의 특정 날짜부터 효력을 갖게 하기로 합의한 날짜를 의미한다. 물론 발효일에 관한 특별한 규정이 없을 경우에는 당연히 서명일로부터 당해 계약은 그 효력을 갖게 된다.

20) 계약기간(Duration, Term) 조항

라이센싱 계약의 시작과 종료를 분명히 규정하여 권리행사 및 의무이행의 기한을 명확히 한다. 계약의 시작은 보통 체결일 또는 발효일을 기준으로 하는 것이 일반적이나 종료 및 연장에 대해서는 당사자가 협의하여 결정할 수 있다. 특히 계약기간은 로열티계산과 관련이 있으므로 중요하게 고려되어야 한다.

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21) 생존조항

원칙적으로 라이센싱 계약상의 권리·의무는 계약의 종료와 더불어 소멸된다. 당사자 간의 권리·의무가 당해 라이센싱 계약서에 기초하고 있는 만큼 그것의 기초가 되었던 라이센싱 계약이 종료된다면 그에 따른 제반 권리·의무도 함께 소멸·종료되는 것이 당연하다. 그러나 실제의 경우에 있어서 계약이 종료되더라도 계속 당사자 간에 효력을 미치도록 규정할 필요가 있는 사항이 있다. 이러한 필요성 또는 본래의 성격에 의해 계약이 종료되더라도 효력이 남아 있는 조항을 생존조항이라고 부른다.

22) 불가항력 조항

당사자들이 자신의 의지로는 극복할 수 없는 불가항력을 사유로 계약의 불이행에 따른 책임 또는 채무의 면제를 주장하기 위해서는 원용 또는 주장하고자 하는 불가항력 원인에 대한 합의가 당해 계약서 내에 명시되어 있거나 또는 적용될 준거법에 따라 인정될 수 있어야 한다. 그리고 당해 사유에 해당하는 객관적 사실의 발생이 존재해야 한다. 이러한 요건을 모두 갖추었을 때에 채무이행의 책임이 당해 불가항력 요인의 진행 기간에 한해 연기되거나 또는 완전히 면제되기도 한다. 또 채무의 이행이 불가능하여 계약의 목적을 달성할 수 없을 경우에는 계약을 종료시키도록 하기도 한다.

23) 준거법 조항

라이센싱 계약 등의 각종 국제계약에서는 계약 당사자가 서로 법률을 달리하는 주권국가에 속해있으므로 그 계약의 성립, 구성, 효력, 해석 및 이행 등을 어느 나라의 법에 기초하여 판단할 것인가가 큰 문제로 대두된다. 이에 당해 계약의 성립, 구성, 효력, 해석 및 이행 등의 기준이 되도록 합의한 법률을 준거법 (Governing law)이라고 한다. 특정 국가의 법이 준거법으로 지정되었다고 해서 반드시 그 법이 준거법으로서 적용되는 것은 아니다. 개별 국가 또는 법원에 의해 당사자 간에 합의된 준거법이 배척당하기도 한다. 또 라이센싱 계약과 관련해서 각 당사자 국가(특히 라이센서 국가)의 산업재산권 관계 법규, 외국환 관련 법규 및 공정거래 관련 법규 등이 당사자의 의지와는 관계없이 강제적으로 적용되기도 한다.

24) 중재 조항

상호이해 관계가 상충되는 라이센스에 있어서 의견의 충돌이나 분쟁은 불가피할 것이다. 따라서 분쟁의 해결 절차나 원칙을 합리적으로 규정해 두는 것이 중요하다. 당사자 간의 해결 방법으로 청구 포기, 우호적 해결 및 타협 등이 있다. 분쟁의 타의적 해결 방법으로는 조정, 중재 및 법원소송 등이 있다. 이중에서도 가장 빈번하게 사용되고 있고 중요한 것이 중재와 소송이다.

당사자 간에 중재조건이 합의되지 않는 경우 중재기관에 사건을 맡기지 않도록 하는 것이 바람직하고, “중재에 의한 판단을 최종적인 것으로 한다.”라는 조항을 합의해 두어야 한다. 그렇지 않으면 아무리 자사에 유리한 판단이 나오더라도 상대방이 소를 제기할 가능성이 있기 때문이다.

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25) 양도 조항

당사자 내부의 지분조정, 인수합병(M&A) 또는 구조 조정 등에서 계약의 당사자가 변경되거나, 당해 계약이 특정 관계회사 또는 제3자에게 양도되는 경우가 있다. 계약양도에 관한 별도의 약속을 하지 않은 경우에는 원칙적으로 계약의 양도가 가능하다. 그러나 당해 사업의 종류와 성격에 따라서 당사자의 변경이나 계약의 양도가 당해 계약의 내용이나 이행에 큰 영향을 주는 경우가 있다. 이는 곧 당사자의 권리의무에 변화를 초래하는 만큼 무분별한 양도에 대하여 당해 계약상의 권리와 의무를 상대방의 사전 서면동의 없이는 제3자에게 양도할 수 없도록 규정하는 것이 일반적이다.

26) 통지 조항

통지 조항에서는 통지를 주고받을 당사자들의 주소, 연락방법, 통지의 효력발생시기, 주소 및 통지 방법 등에 변경이 있을 경우의 사항 등에 관해 규정한다. 통지의 효력 발생 시기와 관하여 우리나라는 원칙적으로 ‘도달주의’ 취하나 영미법 계통의 국가에서는 ‘발신주의’를 취하고 있다. 도달 또는 발신을 기준으로 통지의 효력이 생기게 하는 것은 우선 당사자의 사전합의에 따르며, 계약서에서 규정된 바가 없으면 준거법의 규정에 따른다.

27) 비포기 조항

한두 번의 권리 불이행이나 또는 권리 행사의 지연이 있더라도 이것이 곧 권리포기를 의미하지는 않음을 분명히 규정하여, 당사자 간의 있을 수 있는 의견차이나 분쟁 가능성을 사전에 배제할 필요가 있다. 이러한 필요성에 기인하여 규정한 것을 비포기(Non-waiver) 조항이라고 한다.

28) 완전합의 조항

완전합의 조항(Integration clause 또는 Merger clause)이란 영미법 계통에서 계약서를 작성할 때 많이 쓰는 조항이다. 이는 계약서 작성에 있어서 기존의 약속 또는 합의와의 관계를 검토하여 최종합의의 본 계약이 성립하는 이상은 기존의 서면 또는 구두에 의한 합의, 의견교환, 교섭 및 언질 등은 모두 본 계약에 흡수 통합되어 소멸됨을 명시적으로 문서화하기 위하여 규정하는 것이다.