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라이센싱계약 Tag

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[라이센싱 3부] 특허 및 기술 분야의 라이센싱 – ㉮

 
1. 산업재산권 분야의 라이센싱의 개념

산업재산권 분야에서 라이센싱이란 일정한 권리를 가지고 있는 자에 의해 어떤 발명, 고안, 디자인, 표장 등을 실시 또는 사용할 수 있는 권리가 제3자에게 허용되는 것을 말한다. 우리나라에서 라이센싱 계약이라고 하면 통상 기술도입계약이라 하고, 이는 기술이전을 실행하기 위한 실시계약으로써 재산적 가치가 있는 경제적·ᆞ공업적 기술인 특허권, 실용신안권, 의장권 및 상표권 등의 산업재산권과 노하우를 포함한 산업기술의 실시 또는 사용을 허락하고 이에 대하여 대가를 지급하는 계약을 의미한다.

 

2. 라이센싱 계약시 검토사항

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가. 사전 실시 및 평가

라이센싱 계약은 무체물인 지적재산권을 대상으로 2개 기업간에 이루어지는 계약인 만큼 불안한 점이 상당하다고 볼 수 있다. 라이센싱 계약에서의 사전조사 문제는 라이센싱을 허락(Licensing-out)하는 경우와 라이센싱을 취득(Licensing-in)하는 경우는 서로 다른 점이 있다. 예를 들어 라이센싱을 허락하는 측에서는 상대방이 어떠한 수준의 회사인가가 중요하며, 라이센싱을 취득하는 측에서는 상대방이 소유한 지식재산권 등 라이센싱 대상의 가치에 관심이 있다. 특히 라이센싱 계약시 주의할 점은 다음과 같다.

1) 라이센서

이센서 입장에서 조사가 필요한 항목

1

라이센시의 해당기술과 관련한 기술능력

2

라이센시의 사업계획 및 마케팅 능력

3

라이센시의 재무구조 및 로열티 지불능력

4

라이센시의 국가의 투자환경, 외환 및 송금제도 및 과세제도

5

라이센시의 국가의 지식재산권 제도

6

라이센시의 회사의 지식재산권 보호제도 및 비밀관리 프로그램

7

해당기술에 대한 라이센서의 지식재산권 및 소유권 상태

8

해당기술에 대한 제3자의 권리침해여부 및 라이센서의 대응

9

라이엔시와 제3자와의 크로스 라이센스(Cross-license) 여부

 

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2) 라이센시

이센시 입장에서 조사가 필요한 항목

1

라이센서가 보유한 해당기술의 수준 및 진보성

2

라이센서가 보유한 기술의 완성도

3

해당 기술의 개발비용 및 개발기간

4

해당기술의 가치평가

5

해당기술이나 제품에 대한 수명

6

해당기술에 대한 지식재산권 및 소유권 형태

7

해당기술에 대한 제3자의 침해여부 및 라이센서의 대응

8

라이센서의 연구개발전략

9

라이센서의 라이센스 전략

10

해당 기술분야에 대한 라이센시 자체의 기술개발 현황

11

라이센서 국가의 지식재산권 제도

12

라이센서 회사의 지식재산권 보호제도 및 비밀관리 프로그램

또한 계약기술의 적정성을 평가하는데 제품특성, 시장특성, 기술특성 및 정부의 정책적 장려사항 등 여러 기준이 도출될 수가 있다. 그러나 기술을 객관적·정량적으로 정확히 평가할 수 없기 때문에 실제로 대상기술을 도입하여 활용할 당사자의 입장에서 나름대로의 평가기준을 설정하여 먼저 기술 외적인 평가요소에서부터 기술적인 타당성여부를 확인하는 것이 보편적으로 적용하고 있는 접근방법이라고 할 수 있다.

 

나. 라이센싱 계약 체결교섭

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라이센싱 계약은 경영이념과 계약체결의 배경 등을 달리하는 상대방과의 계약이고, 특히 국제적인 라이센싱 계약에 있어서는 법률제도, 관습, 실무관행 등 여러 가지 면을 달리하는 타국 기업과의 계약이며, 또한 계약의 대상이 무체물이기 때문에 계약 체결교섭에서는 극히 많은 불확실, 불안정 요소가 있게 된다. 라이센싱 계약을 성공시키기 위해서는 우선 신중한 정책 설정과 사전조사를 통하여 정확하게 교섭을 수행하는 것이 선결과제이자 필수적인 것이다. 라이센싱 계약 체결의 순서 및 항목은 다음과 같다.

① 사전조사
② 상대방 선정
③ 정책 책정
④ 교섭자 선정
⑤ 비밀유지계약(Secrecy agreement or Nondisclosure agreement)의 체결
⑥ 사전교섭
⑦ 옵션계약(Option agreement)의 체결
⑧ 교섭(사람, 장소, 방법 등)
⑨ 예비적 합의(Letter of intent)의 조인
⑩ 중요한 계약조건의 교섭 및 확인
⑪ 계약서안의 작성(Drafting)
⑫ 라이센스 계약(License agreement)의 체결

 

 

3. 라이센싱 계약 전략

가. 하이브리드 계약(Hybrid Agreements)

이 계약방식은 당사자간 장기적인 협력과 제휴를 위해 일반적으로 사용된다. 기술 또는 시스템에 대해 보다 잘 알기 위해 라이센시와 라이센서 사이의 상호작용을 확장할 필요가 있고 이는 장기간의 계약을 체결하고자 할 때 표준계약으로 자리매김하고 있다. 특허, 상표, 노하우, 소프트웨어 등이 다함께 포함된 모든 지식 재산권에 대해 별도의 로열티를 지불받도록 단일계약에 의해 체결되어 있다.

이 계약방식은 계약 양당사자 모두에게 이로울 수 있다. 라이센시에게는 일목요연한 단일계약문서에 의해 전체기술 또는 시스템에 용이하게 접근할 수 있다. 즉 계약서 전문가와 상담할때 드는 시간과 비용이 절약된다. 라이센서에게도 익숙한 계약인 경우 법률적인 검토에 소요되는 시간을 절약할 수 있다. 몇 가지 변경을 통해서 추가적인 시간과 비용이 없이도 새로운 라이센시에게 언제든지 용이하게 시스템이나 기술을 라이센싱할 수 있다. 또 다른 이점은 라이센시가 특허권 소멸 후에도 지속적으로 상표나 소프트웨어, 노하우를 라이센싱 하기를 원한다면 라이센스 기간은 특허권 존속기간을 초과하여 지속할 수도 있다. 더구나 라이센서는 계약에 라이센시가 원하지 않는 상표를 포함시킬 수도 있다. 그럼으로 라이센시가 자신만의 경쟁력있는 상표를 제작하려는 시도를 좌절시켜, 이에 대한 로열티 지불을 더 확고히 할 수도 있으며, 상표가 시장에서 위세를 떨칠 경우 추가적인 로열티수입도 기대할 수 있다.

하이브리드 계약에는 상기한 이점과는 달리 불리한 점도 있다. 라이센서의 의도와는 달리 라이센시가 특허만 라이센싱하기를 원하고 그에 필요한 노하우를 자체 개발하겠다고 할 경우 전체 지식재산권에 대한 로열티 지불을 청구할 수 없게 된다. 또 다른 점으로는 특허권 존속기간이 계약기간안에 만료가 될 경우 특허권에 의해 추가로 벌어들일 수 있는 로열티 수입은 자연히 줄어든다. 또, 시장에서 인기 있는 기술상품과 관련한 상표 등은 계약종료시점이 다가올수록 그 상승된 가치에 대한 추가적인 로열티 수입을 하이브리드 계약으로 인해 받을 수 없는 점도 있다.

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나. 세퍼리트 계약 (Separate Agreements)

기술/시스템 라이센서는 지식재산권 각각에 대해 별도로 계약을 할 수도 있다. 계약서상의 각 조항은 로열티나 계약기간 및 허락된 권리 등에 대해 최적화할 수 있다. 세퍼리트 계약을 사용하여 라이센시는 지식재산권의 팩키지 중 원하는 구성으로 선택할 수 있을 뿐만 아니라, 계약기간 내에 팩키지의 구성을 조정할 수도 있으므로 라이센싱에 필요한 모든 측면의 검토부담을 덜어준다.

세퍼리트 계약의 불리한 점은 라이센서와 라이센시 양자 모두에게 보다 많은 관리능력을 필요로 한다. 양당사자는 반드시 계약을 여러 면에서 검토해 보아야 한다. 독립적인 로열티 지불방식은 로열티 리포트나 여러 계산서에서 참고할 만한 많은 데이터를 필요로 한다. 라이센서는 라이센싱된 지식재산권 팩키지의 각 구성별로 가치평가를 하여 별도의 로열티율을 각 계약에 따라 정하여야 한다.